LEGO, een merk dat bij velen warme herinneringen oproept, is al decennialang een symbool van creativiteit en bouwplezier. Deze kleurrijke bouwsteentjes zijn niet alleen geliefd bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Volwassenen verzamelen en bouwen complexe LEGO-sets als een vorm van ontspanning en hobby. Er zijn ook ondernemers die van hun hobby hun werk hebben gemaakt en aangepaste LEGO sets verkopen. Dit tot ergernis van LEGO, die optrad tegen een Nederlandse verkoper.
In een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag, is LEGO JURIS A/S, onderdeel van de beroemde LEGO-groep, in het gelijk gesteld in een kort geding tegen een verkoper die zonder toestemming aangepaste LEGO-bouwstenen en minifiguren verkocht.
Achtergrond van de zaak
De zaak draaide om een verkoper die via zijn eenmanszaak aangepaste LEGO-producten aanbood op zijn website. Deze producten omvatten onder andere LEGO-bouwstenen met toegevoegde metalen kogellagers en minifiguren bedrukt met logo's en merknamen van derden. LEGO JURIS claimt dat deze aanpassingen inbreuk maakten op haar merkrechten en eiste een onmiddellijke stopzetting van de verkoop, evenals andere maatregelen om verdere inbreuken te voorkomen.
De kern van het geschil
Het belangrijkste juridische twistpunt betrof de vraag of de verkoper zich kon beroepen op de zogenaamde 'uitputtingsregel' van artikel 15 lid 1 van de Verordening inzake het Uniemerk (UMVo). Deze regel stelt dat een merkhouder zijn rechten niet kan inroepen tegen verhandeling van producten die door hem of met zijn toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt zijn gebracht.
Echter, LEGO JURIS betoogde dat deze regel niet van toepassing was, omdat de uitputtingsregel niet mogelijk is als er voor de houder van een Uniemerk gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is (artikel 15 lid 2 UMVo).
Het oordeel van de rechtbank
De voorzieningenrechter gaat mee in het betoog van LEGO JURIS. De rechtbank oordeelde dat de toegevoegde kogellagers en de bedrukking van de minifiguren een significante en duurzame wijziging van de originele LEGO-producten vormden. Deze wijzigingen werden geacht de kwaliteit en de merkfuncties van LEGO aan te tasten. Vooral de toevoeging van metalen kogellagers leidde tot zogenaamde 'stress whitening' van de bouwstenen, wat duidt op schade aan het materiaal.
Daarnaast was de bedrukking van LEGO-bouwstenen en minifiguren met logo's en merknamen van derden een probleem. Dit kon verwarring bij consumenten veroorzaken over de herkomst en kwaliteit van de producten, en het leek alsof er een economische band bestond tussen LEGO en deze Nederlandse ondernemer, wat niet het geval is.
Gevolgen van het vonnis
De rechter heeft de verkoper onder andere veroordeeld om binnen 48 uur na betekening van het vonnis te stoppen met elke inbreuk op de LEGO-merken in de Europese Unie. Dit omvat het produceren, aanbieden, verkopen en verhandelen van de aangepaste LEGO-producten. Verder moet de verkoper alle informatie over de herkomst en distributiekanalen van deze producten aan LEGO verstrekken en een brief sturen naar al zijn professionele afnemers waarin hij hen verzoekt de inbreukmakende producten terug te sturen.
Conclusie
Deze uitspraak onderstreept het belang van merkrechten en de noodzaak voor verkopers om zich te houden aan de regels rond productaanpassingen en merkinbreuk. Het aanpassen van producten en ze onder dezelfde merknaam verkopen kan leiden tot significante juridische en financiële consequenties, vooral wanneer deze wijzigingen de kwaliteit en het imago van het merk negatief beïnvloeden.
Wilt u meer weten over merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten of modelrechten? Neem vrijblijvend contact op met Pascal van Boxtel, specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en commerciële contracten. Wilt u op de hoogte worden gehouden over interessante juridische zaken, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.
Auteur: Pascal van Boxtel
