De handelsnaam van een onderneming maakt regelmatig onderdeel uit van geschillen tussen ondernemers. Dit merken wij niet alleen in onze praktijk, maar ook het aanzienlijk aantal vonnissen die over dit onderwerp verschijnen.
Als een handelsnaam inbreuk maakt op een andere oudere handelsnaam of een merkrecht, dan kunnen de gevolgen zeer groot zijn voor de ondernemer die inbreuk maakt. De ondernemer kan immers worden gedwongen om te stoppen met het gebruik van de naam waaronder zijn bedrijf bekend is in de markt en waarin veel tijd en geld is geïnvesteerd.
In deze aflevering van de Serie Intellectueel Eigendom gaan we nader in op handelsnaamgeschillen.
Wat is een handelsnaam?
De handelsnaam is de naam die een onderneming in het handelsverkeer feitelijk gebruikt ter aanduiding van de onderneming. Dat kan op vele manieren, zoals het gebruik in e-mails, op briefpapier, op de gevel van een gebouw et cetera.
Vaak is duidelijk dat een onderneming een bepaalde naam als handelsnaam gebruikt, maar dit is niet altijd het geval.
Zo oordeelde het Gerechtshof Amsterdam bijvoorbeeld in een recent arrest in een zaak tussen Routevision en Waste Vision dat onvoldoende was gesteld en onderbouwd dat Waste Vision het teken Route Vision gebruikt als handelsnaam.
Eerder dit jaar oordeelde het Gerechtshof Den Haag in een andere zaak dat de exploitatie van een winkelcentrum met de naam Gelderlandplein niet kwalificeerde als gebruik van een handelsnaam.
Ook oordeelde de rechtbank Den Haag eerder dit jaar in een vonnis dat dat in die procedure onvoldoende aannemelijk is geworden dat de eisende partij de naam ‘Wijnenwereld’ voldoende bestendig heeft gebruikt om als handelsnaamgebruik te kwalificeren.
Een veel gestelde vraag is of een domeinnaam ook kan kwalificeren als handelsnaamgebruik. Ja, dat kan zeker, maar dan moet de domeinnaam worden gebruikt als de naam waarmee een onderneming (of een deel van de bedrijfsactiviteiten) wordt aangeduid.
Het beoordelen of er sprake is van een handelsnaam is dus erg casuïstisch. Daarbij is ook van groot belang om aan te kunnen tonen vanaf wanneer er sprake is van het voeren van de handelsnaam. De oudere handelsnaam kan immers optreden tegen de jongere handelsnaam en soms een jonger merkrecht.
Een veel voorkomend misverstand is overigens dat de registratie van een handelsnaam in het handelsregister van de Kamer van Koophandel het recht op een handelsnaam doet ontstaan. Dit is niet het geval; het gaat echt om het gebruik (voeren) van de handelsnaam in het economisch verkeer.
Wanneer is er sprake van inbreuk op een handelsnaamrecht of merkrecht?
Handelsnaam VS Handelsnaam
Artikel 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) vormt de basis voor inbreuk op handelsnaamrechten. Op grond van dit artikel mag een onderneming mag niet worden gedreven onder een naam die reeds door een ander rechtmatig gevoerd wordt, noch onder een naam die daar slechts in geringe mate van afwijkt, als daardoor, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, verwarring te duchten is.
Het lijkt op het eerste gezicht misschien makkelijk om te beoordelen of er sprake is van een handelsnaaminbreuk op basis van dit artikel, maar dit is niet zomaar het geval. Juridisch gezien geldt in de basis het volgende toetsingskader: Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Verder dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden).
Er komt dus vaak nogal wat bij kijken om een inbreuk te analyseren. Bij het beoordelen van een potentiële handelsnaaminbreuk is het dus noodzakelijk om goed onderzoek te (laten) doen.
Handelsnaam VS Merkrecht
Een handelsnaam kan ook in conflict zijn met een merkrecht. Zo kan een houder van een geregistreerd merk in bepaalde gevallen opgetreden tegen een jongere (handels)naam op grond van artikel 5a Hnw en/of artikel 2.20 lid 2 aanhef en sub a, b, c of d Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bij een Benelux merk en artikel 9 lid 2 aanhef en sub a, b of c of lid 3 sub d Uniemerkenverordening (UMVo) bij een Uniemerk. In een later artikel over merkrechten zullen we nader ingaan op de inhoud van deze artikelen.
De merkhouder moet wel rekening houden met de beperkingen van artikel 2.23 lid 2 BVIE en artikel 138 lid 3 UMVo. De jongere merkhouder kan namelijk niet optreden tegen het gebruik van een handelsnaam als er sprake is van een ‘ouder recht van plaatselijke betekenis’.
Het omgekeerde geval, waarin de gebruiker van een oudere handelsnaam zich verzet tegen een jonger merk, kan overigens ook voorkomen. De houder van de handelsnaam moet dan een beroep doen op de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).
In veel rechtszaken over handelsnamen speelt het merkenrecht ook een rol, omdat de eisende partij in veel gevallen ook een merkrecht heeft geregistreerd.
Tips om handhavend op te treden en geschillen te voorkomen
1) Begin met goed onderzoek! Begint u een nieuwe onderneming of kiest u een nieuwe handelsnaam, dan is onderzoek naar reeds bestaande handelsnamen en merkrechten essentieel;
2) Wordt u geconfronteerd met een mogelijk inbreukmakende naam, vraag dan juridisch advies voor de beste strategie;
3) Koopt of verkoopt u een onderneming, kijk dan ook goed in het due dilligence onderzoek naar intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsnaamrechten. Zorg er ook voor dat de handelsnaam goed wordt overgedragen;
Advies nodig?
Heeft u advies nodig over handelsnamen, merkrechten, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, neem dan neem dan vrijblijvend contact op met Pascal van Boxtel , specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten.
Wilt u op de hoogte worden gehouden over interessante juridische zaken, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.
