Stelt u zich voor… U heeft een mooi product ontwikkeld en aanzienlijke merkbekendheid opgebouwd of wilt deze gaan opbouwen. U wilt het productie- en/of verkoopproces van uw merkproduct efficiënter inrichten en besluit uw merkproducten te laten produceren en verkopen via een distributeur.
Zodra u een distributeur heeft gevonden stelt u een licentieovereenkomst op. In deze overeenkomst wordt onder andere afgesproken dat de distributeur de (merk)producten produceert en gaat verkopen. Ook mag de distributeur uw (geregistreerde) merk gebruiken, zodat u de regie over uw intellectuele eigendom behoudt. Hiervoor betaalt de distributeur een royaltyvergoeding. So far so good.
Stappenplan: ‘Zijn mijn afspraken in licentieovereenkomsten in strijd met het kartelverbod?’
Wilt u graag meer weten over het mededingingsrecht en verticale afspraken met betrekking tot uw situatie? Om te beoordelen of u een afspraak maakt die in strijd is met het kartelverbod, hebben wij een stappenplan opgesteld. Dit stappenplan kunt u gebruiken als leidraad bij uw beoordeling:
Lees het stappenplan
Doorverkoop alleen met toestemming en volgens prijsafspraken
Ook wilt u grip blijven houden op de verdere commerciële uitrol van uw product, dus u stelt voor om hier afspraken over te maken. U spreekt onder andere af dat uw distributeur de producten niet (al dan niet zonder toestemming) aan bepaalde afnemers mag verkopen. Ook spreekt u af dat de distributeur maximaal 25% korting mag geven op de producten die worden verkocht.
Loopt u hier een risico?
Rechtbank: Afspraken in licentieovereenkomst zijn ongeldig
De Rechtbank Amsterdam heeft hier op 8 oktober 2020 een interessante (en voor de praktijk relevante) uitspraak over gewezen waarin zij antwoord geeft op bovenvermelde vraag.
In deze kwestie produceerde en distribueerde fabrikant IBTT namens merkhouder Dromenjager pluche Woezel & Pip knuffels. Uit de licentieovereenkomst tussen partijen vloeide onder andere voort dat IBTT de knuffels zonder voorafgaande toestemming van Dromenjager niet aan Kruidvat mocht verkopen en werden aan IBTT maxima opgelegd voor de bij wederverkoop te hanteren kortingen.
Partijen besluiten de licentieovereenkomst op een gegeven moment niet voort te zetten. IBTT heeft een restvoorraad knuffels en vraagt aan Dromenjager toestemming om deze aan Kruidvat te verkopen. Dit weigert Dromenjager.
De rechtbank Amsterdam oordeelde echter dat IBTT de knuffels wél aan Kruidvat mag verkopen.
Verplichte toestemming voor wederverkoop is verboden marktverdelingsafspraak
De bepaling dat IBTT toestemming moet vragen aan Dromenjager om de knuffels aan Kruidvat te kunnen verkopen is verboden. Een dergelijke bepaling is namelijk een marktverdelingsafspraak en daarmee een hardcore bepaling in de zin van artikel 4 van de Groepsvrijstelling. Als gevolg daarvan is de afspraak ongeldig.
Bovendien is er geen sprake van een exclusief distributiestelsel op basis waarvan een dergelijke bepaling mogelijk wél toelaatbaar was geweest en Dromenjager haar merk en/of marketingstrategie had kunnen beschermen. IBTT mag de restvoorraad knuffels dan ook aan Kruidvat verkopen.
Bepalingen maximale kortingen nietig
De bepaling omtrent de maximum korting is een bepaling die IBTT indirect beperkt om naar eigen inzicht prijzen te bepalen. Een dergelijke bepaling is ook een hardcore beperking en dus verboden, als gevolg waarvan deze afspraak ongeldig is.
Verweer Dromenvanger: ‘mededinging niet merkbaar beperkt’
Een beroep van Dromenjager op de zogenoemde De-minimis mededeling (inhoudende dat de afspraak is toegestaan indien deze de mededinging niet merkbaar beperkt) mag niet baten. De rechter oordeelt namelijk dat indien er sprake is van een hardcore beperking, er van uit kan worden gegaan dat de mededinging sowieso merkbaar wordt beperkt. Dit baseert zij onder andere op de De-minimis mededeling zelf, overweging 70 van de zogenoemde ‘Richtsnoeren inzake verticale bepalingen’ en het Expedia-arrest van het Europese Hof van Justitie.
Waar op te letten bij een licentieovereenkomst of distributieovereenkomst?
Bij het opstellen van een licentieovereenkomst en/of distributieovereenkomst komt meer kijken dan wellicht aanvankelijk gedacht. Partijen komen bij het beschermen van de eigen commerciële belangen in relatie tot derden snel in het vaarwater van het mededingingsrecht. Hier kleven risico’s aan, maar er zijn (gelukkig) ook uitzonderingen. Laat u bij de inrichting van uw distributieproces goed adviseren over uw licentieovereenkomsten en/of marktstrategie. Zo kan u voorkomen dat afspraken nietig zijn en beperkt u een boeterisico door toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’).
Wilt u meer weten over mededingingsrecht, licentieovereenkomsten of intellectueel eigendom? Neem contact op met Pascal van Boxtel via Pascal.boxtel@vdb-law.nl of bel hem via +31 881 948 587.
