Eerder schreef ik al over het belang van merkrechten voor iedere ondernemer. Op basis van een merkregistratie kan een ondernemer zich verzetten tegen concurrenten die eenzelfde of soortgelijk teken gebruiken voor waren en diensten waarvoor de merkrechten zijn ingeschreven. De kracht van merkrechten blijkt overduidelijk uit een zeer recent arrest van het hof ’s-Hertogenbosch.
Een slimme uitbater van een snackbar uit het Zeeuwse Goes registreerde al in 1995 het Beneluxwoordmerk WENDY’S voor de volgende waren en diensten:
“Kl 29 Snacks en snackproducten voor zover in deze klasse begrepen; vlees en vleesproducten; geconserveerde, gedroogde, gekookte of bewerkte vruchten en groenten; melk en melkproducten; soepen; maaltijden en bestanddelen voor de bereiding van maaltijden, voor zover in deze klasse begrepen; vis en visprodukten; gevogelte en wild.
Kl 30 Snacks en snackproducten voor zover in deze klasse begrepen; rijst en rijstschotels; deegwaren; maaltijden en bestanddelen voor de bereiding van maaltijden, voor zover in deze klasse begrepen; brood en broodjes; suikerbakkers en banketbakkerswaren.
Kl 43 Horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars.”
De kleine snackbar uit Goes blijkt een doorn in het oog te zijn van de grote Amerikaanse fastfoodketen WENDY’S, vergelijkbaar in omvang met McDonald’s en Burger King. WENDY’S wil graag vestigingen openen in de Benelux, maar daar verzet de snackbar uit Goes zich al jaren tegen. En met succes.
Een merk vervallen verklaren vanwege niet normaal gebruik
De fastfoodketen probeerde in een procedure tegen de snackbar het Benelux woordmerk WENDY’S ‘aan te vallen’ op grond van artikel 2.23bis in combinatie met artikel 2.27 lid 2 BVIE (‘non-usus’). Op basis van deze artikelen wordt een merk vervallen verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Benelux is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, tenzij er een geldige reden is voor het niet gebruiken van het merk.
Nadat de rechtbank in 2017 vonnis wees, boog vervolgens het hof zich over de vraag of de snackbar het merk WENDY’S normaal had gebruikt.
Wanneer wordt een merk normaal gebruikt?
Van een merk wordt normaal gebruik gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, wordt gebruikt om voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden. Symbolisch gebruik is geen normaal gebruik.
Bij de beoordeling of een onderneming normaal gebruikmaakt van een merk, moet men rekening houden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Dit betreft in het bijzonder:
- de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen,
- de aard van deze waren of diensten,
- de kenmerken van de markt, en
- de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk.
Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden zoals hiervoor vermeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van normaal gebruik in de zin van de richtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten).
Uitspraak hof over normaal gebruik van merkrecht WENDY’s
Het hof oordeelt in deze zaak dat de snackbar het merk WENDY’S niet normaal heeft gebruikt voor snacks en snackproducten, zodat de rechten ten aanzien van het merk WENDY’S zijn vervallen voor alle waren in klassen 29 en 30 waarvoor dit merk is ingeschreven. Een kleine overwinning dus voor de fastfoodketen.
Het hof oordeelt echter, net als de rechtbank, dat het merk WENDY’S wél normaal is gebruikt ten aanzien van Klasse 43 Horecadiensten, waaronder diensten van restaurants en snackbars. Daarmee kan de kleine snackbar nog steeds voorkomen dat de grote fastfoodketen filialen in de Benelux opent onder de naam WENDY’S. En daar was het beide partijen nu juist om te doen.
David wint het in deze zaak dus van Goliath. En zoals ze in Maaskantje zouden zeggen: “wie is hier nou de snackbar, gij of ik?!”
VDB Advocaten is specialist op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Wilt u meer weten over merkrechten, auteursrechten, modelrechten of andere intellectuele eigendomsrechten? Neem dan contact op met Pascal van Boxtel.
